Actualités

  • Ouverture de la protection des marques couleur/forme en Europe grâce à Louboutin

    Ouverture de la protection des marques couleur/forme en Europe grâce à Louboutin

    Dans une décision récente et décisive, la plus haute juridiction de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne) a jugé que les célèbres chaussures à semelle rouge de Christian Louboutin peuvent désormais bénéficier du droit des marques. Cet article porte sur l’importance de la décision et de la possibilité qu’elle offre aux créateurs de mode américains de promouvoir et protéger leurs marques de couleurs au sein de l’Union européenne. Cela a longtemps fait l’objet de vives discussions au sein de la communauté des avocats de Los Angeles.

    Marque de couleur : un second combat judiciaire pour Louboutin

    Semelle Louboutin - Actualité du cabinet ADLI Law

    Après sa victoire devant les tribunaux américain en 2012, Christian Louboutin, connu pour ses chaussures à talons aiguilles et semelle rouge, est sorti triomphant de son deuxième majeur combat judiciaire au cours de cette dernière décennie, cette fois au sein l'UE où il a enfin obtenu la protection de la marque semelle rouge. La voie a été longue et difficile, comprenant des faux départs et ratés juridiques, mais de nombreuses leçons peuvent être tirées pour les entreprises américaines et leurs avocats, qui cherchent à établir leurs propres marques de couleur en Europe.

    Christian Louboutin a présenté pour la première fois ses chaussures à semelle rouge en 1992, mais n'a pas demandé l'enregistrement de sa marque pendant une bonne partie de la décennie. En 2001 seulement, Louboutin a déposé une demande d’enregistrement de marque aux États-Unis. 76 261 832, pour le modèle. Cette première demande décrivait la marque revendiquée comme « la couleur rouge de la semelle de la chaussure » et ne la montrait ni ne la décrivait par référence ou contraste avec la partie supérieure de la chaussure. La première demande américaine de Louboutin était fondée sur un dépôt antérieur français et avait la priorité sur cette dernière. Selon le dossier de l’USPTO (bureau américain des marques et brevet), la première demande de Louboutin a été abandonnée en novembre 2002 pour non-réponse à une action du bureau.

    Une seconde demande de protection de la marque

    Louboutin a ensuite attendu cinq ans de plus pour tenter une deuxième fois d’obtenir l’enregistrement de la marque américaine pour sa marque rouge. Le deuxième dépôt aux États-Unis, le brevet américain n ° 79 030 715, déposé en 2006 et publié en 2008, était également basé sur un enregistrement français antérieur. Une fois encore, le dessin en couleur montre une semelle de chaussure entièrement rouge, sans la partie supérieure contrastante de la chaussure, et cherche à revendiquer la couleur rouge.

    Après requête de l'examinateur de la marque sur la position de la couleur sur les produits revendiqués, Louboutin a modifié la description de la marque afin de revendiquer, « la couleur rouge apparaît dans le dessin représentant une semelle rouge stylisée. »

    Une troisième demande pour la protection de la marque

    Semelle Louboutin - Droit des marques

    Louboutin et son équipe juridique ont alors probablement reconnu les lacunes de leurs efforts antérieurs pour obtenir l'enregistrement de la marque. En 2007, lors de sa troisième tentative d’enregistrement de marque américaine, Louboutin a soumis des dessins montrant la marque telle qu’elle était réellement utilisée sur le produit, en illustrant le dessin 3D d’une chaussure à talon haut, avec une semelle rouge clairement identifiée. Outre la semelle, les parties restantes de la chaussure étaient indiquées en pointillés, indiquant qu’elles ne faisaient pas partie de la marque revendiquée. La demande décrivait la marque revendiquée comme « une semelle rouge laquée pour chaussures » et décrivait étroitement les produits comme suit : « Chaussures pour femmes de marque de haute couture. » Cette demande publiée sous le numéro Reg. No. 3 361 597 le 1er janvier 2008.

    Tentatives d’enregistrement Aux Etats-Unis de Louboutin

    La première tentative majeure de Louboutin visant à faire valoir sa marque aux États-Unis a eu lieu en 2011, peu de temps après qu’Yves Saint Laurent (YSL), ait introduit son modèle de chaussure rouge sur le marché. Louboutin a assigné YSL devant un tribunal fédéral à New York, affirmant que YSL avait violé sa marque déposée aux États-Unis, enregistrée en 2008. YSL a répondu en demandant l’annulation de la marque Louboutin sur la base de la fonctionnalité alléguée de la marque.

    En tant que toile de fond juridique, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis dans Qualitex, décidée en 1995, la couleur seule peut être protégée en tant que marque, « lorsque cette couleur a atteint le sens secondaire et identifie et distingue donc une marque indique ainsi sa « source ». » Toutefois, selon Qualitex, une couleur jugée fonctionnelle ne peut bénéficier de la protection de la marque. À cet égard, la Cour suprême des États-Unis a identifié deux catégories de fonctionnalités : « utilitaire et esthétique ». Le test utilitaire permet de déterminer si la couleur en question est essentielle à l'utilisation ou au but du produit ou affecte le coût ou la qualité du produit. Le test de la fonctionnalité esthétique porte sur le point de savoir si l’utilisation exclusive de la couleur en cause placerait un concurrent dans une position désavantageuse non liée à la réputation.

    La couleur est-elle éligible à la protection de la marque ?

    Dessin semelle Louboutin

    La juridiction inférieure, le tribunal fédéral du district de New York s'est prononcé contre Louboutin. Le tribunal, tout en reconnaissant le précédent de la Cour suprême des États-Unis dans Qualitex, statuant que la couleur est éligible à la protection de la marque, a conclu que les marques de couleur dans le secteur de la mode étaient non protégeables en vertu de leur fonctionnalité esthétique. Cette exception pour l'industrie de la mode étant basée sur les exigences particulières de l'industrie en termes de choix et de compétitivité.

    Louboutin a fait appel de la décision, affirmant que le tribunal de première instance avait mal interprété et appliqué le précédent de la Cour suprême (Qualitex). La cour d'appel se positionne alors en faveur de Louboutin et infirme la décision du tribunal de district NY au motif qu'elle était incompatible avec la décision de la Cour suprême dans Qualitex. La cour d’appel a conclu que la marque semelle rouge de Louboutin était valide, à condition que la description de la marque soit réduite à « une semelle extérieure laquée rouge sur une chaussure contrastant avec la couleur de la partie contiguë (la « tige »). Les lignes en pointillés ne font pas partie de la marque mais servent uniquement à montrer le placement de la marque. »

    Cette décision a fermement établi les droits de Louboutin sur ses chaussures à semelle rouge aux États-Unis.

    Les efforts de Louboutin en Europe

    Les efforts de Louboutin pour obtenir la reconnaissance de la marque et la protection de sa semelle rouge en Europe ont été confrontés à plus de défis et de revers qu’aux États-Unis. Cela est le cas malgré le fait que les États-Unis et l’UE ont adopté des définitions très similaires de la marque. En effet, comme aux États-Unis, la marque dans l’UE est définie au sens large comme « tout signe pouvant être représenté graphiquement, en particulier les mots, y compris les noms personnels, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme des produits ou de leur emballage, à condition que ces signes soient capables. De distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. » Comme aux États-Unis, les marques fonctionnelles ne peuvent pas être protégées. Ainsi, en vertu du droit des marques de l'Union européenne, les signes composés exclusivement de :

    • la forme résultant de la nature même du produit;
    • la forme des produits nécessaire pour obtenir un résultat technique;
    • la forme qui confère une valeur substantielle aux produits ne peut pas être protégée.

    Une différence essentielle entre les législations américaines et européennes sur les marques réside dans les exigences sous-jacentes à l’acquisition des droits légaux d’une marque. Aux États-Unis, les droits de marque sont acquis par l’utilisation de la marque dans le commerce et la vie des affaires plutôt que par enregistrement. Certes, l’enregistrement aux États-Unis offre au propriétaire d’une marque des protections juridiques plus étendues et plus solides, notamment une couverture géographique nationale de la marque, une présomption de validité et de propriété, ainsi que le droit de réclamer des dommages-intérêts légaux et des honoraires d’avocats dans le cadre d’une action en contrefaçon. L’enregistrement fédéral aux États-Unis n’est pas possible sans preuve que la marque est utilisée dans le commerce. En revanche, les droits de marque en Europe sont acquis par l’enregistrement et non par l’utilisation.

    Zara et Louboutin

    Comme indiqué ci-dessus, bien que l'entreprise ait introduit ses chaussures à semelles rouges en 1992, Louboutin n'a pas demandé l'enregistrement de la marque en Europe avant l'an 2000. Cette première tentative de marque (n ° 3067674), évoquée ci-dessus, représenté une semelle rouge bidimensionnelle, sans la partie supérieure contrastante de la chaussure. En 2008, Louboutin a cherché à faire respecter cette marque contre Zara, qui vendait ses propres chaussures à semelle rouge. Zara a répondu à la plainte en faisant une demande reconventionnelle en radiation de l'enregistrement de Louboutin, estimant qu'il n'était pas « clair, précis, autonome, facilement accessible, intelligible, durable et objectif ». Le tribunal français a rendu une décision favorable à Louboutin et Zara fait appel. Dans l’affaire Zara, la cour d’appel française a infirmé la décision de la juridiction inférieure et déclaré que la marque de Louboutin n’était pas protégeable, car la marque tel que déposée n’était pas « claire, précise, autonome, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

    Le litige qui a abouti à la récente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne était fondée sur la demande d'enregistrement de marque déposée par Louboutin en Europe en 2009 et émise en 2010. Cette demande était identique à la marque tridimensionnelle déposée par Louboutin aux États-Unis en 2007 et appliquée avec succès aux États-Unis en 2012.

    Van Haren et Louboutin

    En 2013, Louboutin a engagé une procédure judiciaire devant un tribunal de district des Pays-Bas contre Van Haren, une entreprise néerlandaise dont les magasins de vente au détail vendaient des chaussures à talons hauts à semelles rouges. Lorsque le tribunal inférieur néerlandais s'est prononcé en faveur de Louboutin, Van Haren a interjeté appel de la décision au motif que la marque en cause était invalide en raison de sa fonctionnalité esthétique. Van Haren a fait valoir que la marque Louboutin était répréhensible au motif « consistant uniquement en une forme qui résulte de la nature du produit, qui confère une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique. » Le tribunal néerlandais a renvoyé l'affaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne pour qu’elle puisse se prononcer sur cette question.

    La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est demandait si la forme et la couleur de la marque de Louboutin pouvaient être séparées dans les circonstances. C'est-à-dire que la couleur appliquée à la semelle d'une chaussure à talon haut est essentiellement une marque « de forme » au sens du droit européen des marques. La Cour de Justice de l’Union Européenne a cherché à répondre à cette question en faisant référence aux facteurs suivants :

    • le sens habituel des termes et expressions applicables dans la langue de tous les jours,
    • le contexte de la marque en cause,
    • les finalités de la marque.

    La Cour de Justice de l’Union Européenne s'est prononcée en faveur de Louboutin, soulignant que celle-ci ne visait pas à protéger une forme particulière, mais l'application d'une couleur à une partie spécifique d'une chaussure à talon haut. La Cour suprême de l’UE a donc conclu que la marque unique rouge de Louboutin ne pouvait pas être considérée comme consistant « exclusivement » en une forme, car son aspect principal était une couleur spécifique appliquée à une partie spécifique d’une chaussure à talon haut.

    Marques de couleur : les leçons à tirer pour les entreprises américaines

    La route longue et sinueuse de Louboutin vers la reconnaissance et l’application réussie de sa marque unique rouge aux États-Unis et en Europe offre de précieuses leçons et une opportunité unique aux entreprises américaines qui cherchent une protection pour leurs marques de couleur aux États-Unis et en Europe.

    Définition succincte et étroite

    Premièrement, les demandeurs doivent résister à l'impulsion d’une description excessive de leurs marques de couleur et définir leurs marques de manière succincte et étroite, telles qu'utilisée sur le produit, de manière à mettre en évidence la couleur du sujet en tant qu'identificateur de source.

    Enregistrement de marque dès la première utilisation

    Deuxièmement, les propriétaires de marques devraient demander l’enregistrement de marque aux États-Unis dès la première utilisation de la marque aux États-Unis. La protection des marques dans l’Union européenne devrait commencer par l’enregistrement après la création de la marque. Lorsque la marque de couleur est introduite pour la première fois aux États-Unis, l’enregistrement correspondant dans l’UE peut avoir la priorité à partir du premier dépôt américain. Inversement, lorsque le premier dépôt est effectué dans l’UE, le dépôt américain peut revendiquer la priorité du dépôt de l’UE.

    La preuve du caractère distinctif acquis

    Troisièmement, aux États-Unis, la preuve du caractère distinctif acquis ou de la signification secondaire est requise pour l’obtention de l’enregistrement de la marque pour les marques de couleur. En Europe, aucune preuve de ce type n'est requise au stade de l'enregistrement, mais, comme indiqué dans la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette preuve est extrêmement utile au stade de l'exécution au sein de l'UE.

    Les choix d’application

    Quatrièmement, les choix d’application doivent être choisis avec soin. En particulier, les produits ciblés doivent utiliser la même marque ou une marque sensiblement identique à la marque protégée. En raison du scepticisme naturel des juges aux États-Unis et en Europe et des jurys aux États-Unis à l’égard des marques de couleur, il est important que la cible soit choisie avec soin.

    Quelle est l’opportunité pour les entreprises américaines ?

    La décision de la Haute Cour de l’Union européenne à Louboutin a donné aux entreprises américaines une occasion claire d’élargir la promotion et la commercialisation de leurs produits en Europe en concevant des produits identifiables par leur couleur.


    Dr. Dariush Adli



    Cet article est une traduction de l’article original publié sur IPWatchdog.com, il a été rédigé par Dr. Dariush Adli.


  • Quelques chiffres

    Avocats spécialisés à votre service

    Domaines de compétences pour répondre à vos besoins

    Dossiers juridiques traités par nos experts

    Bureaux aux États-Unis pour vous accompagner

    Poser une question à un de nos avocats

    Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous informons que ce site utilise des cookies à des fins de statistiques. En cliquant sur le bouton 'Accepter', vous autorisez les services tiers que nous utilisons à éventuellement déposer un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales